Medical AI 스타트업 특허, IPR에서 선행문헌의 가출원일을 따져봐야 하는 이유

3줄 요약

• 2026년 8월 10일 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 치열 사진을 딥러닝으로 분석하는 Dental Monitoring 특허를 무효로 본 미국 특허심판원(PTAB) 결정을 취소하고 다시 심리하라고 사건을 돌려보냈습니다. (출처: CAFC No. 2025-1752)

• 무효 근거 문헌 Carrier가 이 특허보다 앞선 문헌이 되려면 가출원 날짜를 인정받아야 했습니다. 법원은 Carrier의 가출원이 Carrier 자신의 청구항 중 적어도 하나를 구체적으로 적고 있어야 그 날짜를 쓸 수 있다고 판단했습니다.

• 특허가 유효한지는 아직 정해지지 않았습니다. AI 스타트업은 무효 공격을 받을 때 상대 문헌의 가출원 내용을 확인하고 자사 가출원에는 나중에 청구할 구성을 미리 구체적으로 적어 두어야 합니다.

서론

2026년 8월 10일, 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 치아 사진을 딥러닝으로 분석하는 특허를 무효로 본 미국 특허심판원의 결정을 취소했습니다. 무효 근거 문헌이 자신의 가출원 날짜를 쓸 수 있는지가 쟁점이었습니다. 미국에서 무효 공격을 받는 Medical AI 스타트업이 바로 점검할 수 있는 방어 논리입니다.

CAFC는 미국에서 특허 사건의 항소를 전담하는 법원입니다. 특허심판원(PTAB)은 미국 특허청 안에서 등록된 특허의 유효성을 다시 따지는 기관입니다. 이번 사건은 IPR(누구나 PTAB에 등록 특허를 무효로 해 달라고 청구할 수 있는 절차) 결정에 대한 항소였습니다. 판결은 precedential(앞으로 같은 쟁점의 사건에서 따라야 하는 선례) 판결로 분류됐습니다.

Align이 치아 사진 분석 특허에 무효심판을 청구했다

프랑스 기업 Dental Monitoring은 미국 특허 US 10,755,409('409 특허)를 갖고 있습니다. 환자가 치열 사진을 찍으면 학습된 딥러닝 모델이 사진을 분석합니다. 사진 품질, 촬영 위치, 입을 벌린 정도가 기준에 맞지 않으면 다시 찍도록 안내하는 방법입니다.

출처: Dental Monitoring, US 10,755,409 B2 "Method for analyzing an image of a dental arch"(2020.08.25 등록) 공보 대표 도면, Google Patents

투명교정장치 인비절라인(Invisalign)을 만드는 Align은 이 특허에 IPR을 청구했습니다. PTAB은 2025년 3월, 문헌 세 건을 조합하면 청구항 1~15가 모두 자명하다고 판단했습니다. 자명하다는 것은 해당 분야 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있어 특허를 받을 수 없다는 뜻입니다. 세 문헌 중 하나가 Align 자신의 특허출원 공개공보인 Carrier(US 2021/0068923)였습니다.

Carrier가 앞선 문헌이 되려면 가출원 날짜가 필요했다

가출원은 청구범위를 갖추지 않고도 낼 수 있는 미국의 임시 출원입니다. 1년 안에 정식 출원(정규출원)을 하면 가출원한 날을 출원일로 주장할 수 있습니다. 선행기술은 특허 출원 전에 이미 존재해 새로운 발명인지 비교하는 대상이 되는 기술입니다. 미국에서는 다른 회사의 특허출원도 출원한 날을 기준으로 선행기술이 될 수 있습니다.

이 사건의 날짜는 다음과 같습니다.

• 2016년 11월 4일: Carrier 가출원

• 2017년 7월 21일: '409 특허의 우선일(프랑스에 먼저 출원한 날로, 특허 요건을 판단하는 기준일)

• 2017년 11월 3일: Carrier 정규출원

Carrier의 정규출원일은 '409 특허의 우선일보다 늦습니다. 그래서 Carrier가 '409 특허보다 앞선 문헌이 되려면 가출원 날짜를 인정받아야 했습니다.

출처: CAFC 판결문(No. 2025-1752, 2026.08.10), Google Patents US 2021/0068923 A1 서지 정보로 필자 작성

항소법원은 가출원이 선행문헌의 청구항을 뒷받침하는지 따졌다

PTAB은 2023년 자신이 선례로 정한 Penumbra 결정을 따랐습니다. 우선권을 주장하는 서류 요건을 갖추고, 가출원에 Align이 인용한 내용이 적혀 있으면 가출원 날짜를 인정한다는 기준입니다.

CAFC는 이 기준을 받아들이지 않았습니다. 미국 특허법 제102조(d)(2)는 선행문헌이 우선권을 주장할 "자격이 있을 때"만 앞선 날짜를 인정합니다. 가출원 우선권을 정한 제119조(e)(1)은 가출원이 서면기재 요건을 충족하는 수준으로 발명을 적고 있을 것을 요구합니다. 서면기재 요건이란, 명세서가 청구항에 적힌 발명을 출원 당시 이미 갖고 있었음을 보여줄 만큼 구체적으로 적어야 한다는 요건입니다.

법원은 두 조문을 함께 읽었습니다. 그 결과 Align은 Carrier 가출원이 Carrier 자신의 청구항 중 적어도 하나를 뒷받침한다는 점을 입증해야 한다고 판단했습니다. 판결문은 서류 형식만 갖춰서는 이 요건을 채울 수 없다고 명시했습니다. 2015년 Dynamic Drinkware 판결이 2011년 미국 특허법 개정(AIA) 이전 사건에서 세운 기준을, 개정법 사건에도 적용했습니다.

출처: CAFC 판결문(No. 2025-1752, 2026.08.10), Sterne Kessler 해설(2026.08.14)로 필자 작성

판결 이후에도 남은 두 가지

첫째, 이 판결로 '409 특허가 유효해진 것은 아닙니다. 결론은 파기환송입니다. 파기환송은 원래 결정을 취소하고 다시 판단하라고 사건을 돌려보내는 것입니다. PTAB은 Carrier 가출원이 Carrier 청구항을 뒷받침하는지 아직 판단하지 않았습니다. 다시 열리는 심리에서 Align이 이를 입증하면 Carrier는 다시 선행기술이 되고 특허가 다시 무효로 판단될 수 있습니다.

둘째, 같은 특허는 다른 소송에서 이미 청구항 3개를 잃었습니다. CAFC는 2026년 7월 7일 별건(No. 2024-2270, 선례로 지정되지 않은 판결)에서 '409 특허 청구항 1, 7, 12가 특허적격성이 없다는 1심 판단을 유지했습니다. 특허적격성은 청구한 발명이 특허로 보호할 수 있는 대상인지를 묻는 미국 특허법 제101조의 요건으로, 추상적 아이디어는 여기서 제외됩니다. 법원은 이 청구항들이 공지된 신경망을 치열 이미지 분석에 적용했을 뿐이라고 봤습니다. 1,000장 이상의 치열 이미지로 학습시킨다는 한정도 머신러닝이면 당연히 거치는 과정이라 기술적 개선으로 보지 않았습니다.

Medical AI 스타트업이 점검할 세 가지

1. 무효 공격을 받으면 상대 문헌의 가출원부터 확인합니다. 무효 근거 문헌의 정규출원일이 우리 우선일보다 늦고 가출원일만 앞선다면, 청구인이 그 가출원과 문헌 자신의 청구항을 비교해 입증했는지 봐야 합니다. 2015년 사건의 청구인은 공격 대상 특허의 청구항과 가출원만 비교했다가 입증에 실패했습니다. 가출원 후 1년 동안 청구항을 크게 고치는 일이 잦은 AI 분야에서는 이 반박이 통할 여지가 있습니다.

2. 우리 가출원도 같은 기준을 통과해야 합니다. 가출원에 적지 않은 구성을 정규출원 청구항에 넣으면, 그 청구항은 가출원 날짜를 받지 못합니다. 한국도 방향이 같습니다. 국내우선권은 먼저 낸 출원을 기초로 1년 안에 보완 출원을 하면서 먼저 낸 날짜를 주장하는 제도입니다. 대법원은 먼저 낸 출원의 명세서에 적힌 사항 범위 안에서만 날짜를 앞당겨 준다고 판시했습니다(2012후2999). 학습 데이터 구성, 전처리 방식, 판단 기준값, 결과 활용 방식처럼 나중에 청구항에 넣을 구성은 가출원 단계에서 구체적으로 적어 두어야 합니다.

차이도 있습니다. 한국 특허법 제55조 제4항은 다른 사람의 우선권 주장 출원이 선행문헌 역할을 할 때, 먼저 낸 출원과 나중 출원 양쪽에 같은 발명이 적혀 있는지를 따집니다. 그 문헌의 청구항이 먼저 낸 출원에 뒷받침되는지는 조문에서 묻지 않습니다. 한국에서 통하던 판단 방식이 미국 IPR에서 그대로 통한다고 보면 안 됩니다.

3. 날짜와 특허적격성을 함께 대비합니다. '409 특허는 선행기술 날짜와 특허적격성 두 방면에서 공격받았습니다. 공지된 모델을 의료영상에 적용하는 수준의 청구항은 양쪽 모두에서 약할 수 있습니다. 모델 구조나 영상 처리 방식에서 나오는 구체적인 기술적 개선을 청구항에 적어야 합니다.

마무리

이번 판결은 선행문헌의 가출원 날짜를 자동으로 인정하지 않는다는 기준을, 개정법(AIA) 사건에도 적용된다고 선례 판결로 밝혔습니다. 미국에서 IPR을 당한 스타트업이라면 상대 문헌의 가출원 서류부터 확보해 그 문헌의 청구항과 대비해 보길 권합니다. 반대로 우리 회사가 가출원을 낼 때는 1년 뒤 쓸 청구항까지 염두에 두고 명세서를 채워야 합니다. 환송된 PTAB 심리 결과는 나오는 대로 업데이트하겠습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 이 판결로 Dental Monitoring 특허는 유효하다고 확정된 건가요?

A. 아닙니다. 법원은 특허심판원이 잘못된 기준을 썼다며 결정을 취소하고 다시 판단하라고 사건을 돌려보냈습니다. 다시 열리는 심리에서 Align이 Carrier 가출원이 Carrier 청구항 중 하나 이상을 구체적으로 적고 있다고 입증하면, 특허는 다시 무효로 판단될 수 있습니다. 또 청구항 1, 7, 12는 별건 소송에서 특허적격성이 없다는 판단이 이미 유지됐습니다.

Q. 선행문헌의 가출원이 청구항을 뒷받침하는지는 누가 증명하나요?

A. 무효를 주장하는 청구인이 증명해야 합니다. 2015년 Dynamic Drinkware 판결은 미국 특허청이 가출원을 통상 따로 심사하지 않기 때문에, 선행문헌이 가출원 날짜를 받는다고 미리 추정할 근거가 없다고 봤습니다. 특허권자는 청구인이 이 비교를 빠뜨렸는지 확인하면 됩니다.

Q. 한국 특허 출원에도 같은 기준이 적용되나요?

A. 일부만 같습니다. 출원인 자신이 먼저 낸 날짜를 주장할 때는 한국도 먼저 낸 출원의 명세서에 적힌 범위 안에서만 날짜를 인정합니다(특허법 제55조 제3항, 대법원 2012후2999). 반면 다른 사람의 우선권 주장 출원을 선행문헌으로 쓸 때(제55조 제4항)는 양쪽 출원에 같은 발명이 적혀 있는지를 보며, 그 문헌의 청구항이 먼저 낸 출원에 뒷받침되는지는 조문에서 묻지 않습니다.

참고자료

1. CAFC, "Dental Monitoring SAS v. Align Technology, Inc., No. 2025-1752 (Precedential)", 2026.08.10
   https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/25-1752.OPINION.8-10-2026_2736022.pdf

2. CAFC, "Dental Monitoring SAS v. Align Technology, Inc., No. 2024-2270 (Nonprecedential)", 2026.07.07
   https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-2270.OPINION.7-7-2026_2719362.pdf

3. CAFC, "Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc., 800 F.3d 1375", 2015.09.04
   https://storage.courtlistener.com/pdf/2015/09/04/dynamic_drinkware_llc_v._national_graphics_inc..pdf

4. Google Patents, "US 10,755,409 B2 — Method for analyzing an image of a dental arch"
   https://patents.google.com/patent/US10755409B2/en

5. Google Patents, "US 2021/0068923 A1 (Carrier) — Methods and apparatuses for dental images"
   https://patents.google.com/patent/US20210068923A1/en

6. Sterne Kessler, "IP Hot Topic: Federal Circuit's Dental Monitoring Opinion Overrules PTAB's Precedential Penumbra Decision", 2026.08.14
   https://www.sternekessler.com/news-insights/client-alerts/ip-hot-topic-federal-circuits-dental-monitoring-opinion-overrules-ptabs-precedential-penumbra-decision/

7. IP-NAVI, "공개된 하나 이상의 특허 청구항이 가출원 명세서에 의해 뒷받침되지 않으면 출원일의 우선권을 주장할 수 없다고 밝힌 연방순회항소법원", 2026.09.22
   https://www.ip-navi.or.kr/ipnavi/precedent/boardDetail.navi?boardCode=B00006&boardSeq=178978

8. 국가법령정보센터, "특허법 제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장)"
   https://www.law.go.kr/LSW//lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1000690047&lsId=001455&chrClsCd=010202&print=print

9. 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결 (CaseNote)
   https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2012%ED%9B%842999

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